Direito de precedência ao registro de marca: qual é a oportunidade para manifestá-lo?

Ao iniciar uma atividade empresarial, uma das primeiras medidas a serem adotadas é proteger as marcas que irão identificar e distinguir os produtos e/ou serviços da nova sociedade empresária.

No entanto, ao dar início a um empreendimento no Brasil, o empresário deve providenciar, desde o primeiro momento, o registro das marcas pretendidas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Isto porque o Brasil adota o sistema atributivo de direitos ou "first-to-file" (primeiro a protocolar), no qual é levada em consideração a data de depósito da marca perante os órgãos públicos competentes, e não o momento em que a marca começou a ser utilizada. Ao contrário do sistema declarativo de direitos, em que o registro é um instrumento meramente homologatório, a propriedade da marca no Brasil é constituída pelo registro.

Essa subordinação ao depósito é excetuada pelo art. 129, § 1º, da Lei 9.279/96 ("Lei da Propriedade Industrial"), que confere o “direito de precedência ao registro” a todo aquele que “de boa-fé, na data da prioridade ou depósito usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, "marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim”.

No entanto, a Lei da Propriedade Industrial não regulou o momento em que este direito pode ser exercido, se na ocasião da oposição administrativa, do processo administrativo de nulidade, ou do processo judicial; ou, ainda, se as opções anteriores são excludentes entre si ou admitem cumulação.

Os decretos-lei nº 7.903/1945, n.º 254/1967 e nº 1.005/1969, bem como a lei nº 5.772/1971, os quais já foram revogados, dispunham de forma clara o momento preciso para a realização da impugnação e aduziam que a manifestação do direito de precedência só poderia ser realizada enquanto houvesse um pedido de registro de marca, com prazos também expressamente definidos a partir da data da publicação da notícia do pedido de registro de marca. Em outras palavras, o direito de precedência só poderia ser exercido em sede de oposição administrativa, justamente o posicionamento da doutrina majoritária na atualidade. Verifica-se, na doutrina, a tendência para a não aceitação da manifestação ao direito de precedência a qualquer tempo, sob os argumentos, em síntese, de haver a preclusão deste direito, bem como da segurança jurídica, a qual seria conferida ao titular de registro de marca.

Contudo não há jurisprudência pacífica sobre o tema. Enquanto uma corrente interpreta a expressão “precedência ao registro” de forma que o direito deve ser exercido tão-somente antes da concessão do registro, ou seja, por meio de oposição administrativa, a outra tem sua argumentação pautada no princípio da inafastabilidade da jurisdição e na ausência de previsão expressa na lei de marco temporal para a manifestação do direito de precedência

Diante do exposto, ao analisar os diplomas legais anteriores ao corrente, cumpre-se enfatizar que estes dispunham de forma expressa que o direito de precedência devia ser exercido somente antes de haver um registro de marca. Neste sentido, não pode se deixar de levar em conta o contexto histórico da época, marcado pelo controle do Estado.

A Lei da Propriedade Industrial foi promulgada em 1996, ano este em que o contexto político e social do país já estava mudado. Se fosse a real intenção do legislador manter a disposição de que o direito de precedência só poderia ser alegado em sede administrativa, por que não a explicitou, se em todos os diplomas legais anteriores essa ressalva foi feita?

É de nosso entendimento que o posicionamento de que haveria "preclusão" do direito de precedência quando não alegado em sede de oposição administrativa seria uma interpretação extensiva do disposto na legislação vigente. Ademais, é inconstitucional, pois viola o disposto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, o qual dispõe que a lei não excluirá nenhum ato de apreciação do Poder Judiciário.

Entretanto, tendo em vista a divergência de posicionamentos, é recomendável que o direito de precedência seja exercido em sede de oposição administrativa, para que haja a certeza de que o direito de precedência do pré-utente de boa-fé seja devidamente analisado e protegido pelos tribunais.

.Por: Vivian Sapienza Cardozo, advogada do setor de propriedade intelectual do Demarest e Almeida Advogados.