Urge a alteração da sistemática para a declaração do alto renome de marcas

Confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em decisão unânime da terceira turma, a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região- TRF que desconstituiu a sentença proferida pela Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro que havia declarado o alto renome da marca de vodca ABSOLUT.

A declaração de alto renome conferiria à marca ABSOLUT proteção especial independentemente dos ramos de atividade, nos termos do artigo 125 da Lei 9279/96 – Lei de Propriedade Industrial – LPI, agregando valor à marca e possibilitando à sua titular, a empresa V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG, insurgir-se contra violações de terceiros em qualquer setor.

De acordo com o voto da Ministra Relatora Nancy Andrighi, o Poder Judiciário não poderia declarar o alto renome em substituição ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, que ainda não se pronunciara sobre a matéria em sede administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

A Ministra reconhece que as decisões do INPI, inclusive a respeito do alto renome das marcas, estão sujeitas ao controle do Poder Judiciário, o que, porém, não autoriza a violação da tripartição dos Poderes do Estado, assegurada pela nossa Constituição Federal, que teria ocorrido no caso em apreço.

Atualmente, vigora a Resolução nº 121/2005, emitida pelo INPI, que prevê o requerimento da declaração de alto renome apenas pela via administrativa, em sede de oposição ou de processo administrativo de nulidade contra marca de terceiro que viole a pretensa marca de alto renome.

Assim, não havendo ainda um procedimento administrativo autônomo para a declaração de alto renome, algumas empresas acabaram por pleitear esse reconhecimento ao poder judiciário, como fez a empresa titular da marca registrada ABSOLUT.

Com a presente decisão, resta consolidada, entretanto, a impossibilidade de pronunciamento do poder judiciário a respeito do alto renome de marcas em situações em que não houve uma decisão administrativa do INPI a respeito.

Como pontuou a Ministra Nancy Andrighi, o reconhecimento do alto renome apenas pela via incidental gera um ônus injustificado ao titular, que terá que acompanhar constantemente os pedidos de registro de terceiros para que possa detectar eventual violação ao seu direito marcário, além do fato de que muitas vezes essas violações não ocorrem, o que impede que o titular da pretensa marca de alto renome possa pleitear a respectiva declaração.

A Ministra conclui haver uma lacuna na Resolução 121/05, que configura omissão do INPI na regulamentação do artigo 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário, intervenção esta limitada, que não lhe permite opinar sobre o mérito da questão administrativa, mas tão somente provocar o INPI para que o faça.

Diante desse cenário, torna-se ainda mais urgente a alteração da atual sistemática, para que passe a prever um procedimento administrativo autônomo para a declaração do alto renome de marcas.

.Por Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco,Sócia do escritorio Dannemann Siemsen.