Nova resolução do INPI coloca em dúvida a extensão da proteção conferida pelos registros de marca

Após um período inicial de suspensão, motivado por diversas críticas de associações e entidades ligadas à Propriedade Intelectual, volta a vigorar este mês a controversa Resolução n°. 161/16 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que substitui as limitações específicas de exclusividade, as quais costumavam aparecer no certificado de registro de marcas cujos termos ou figuras não eram todos passíveis de proteção, por uma limitação genérica, que será imposta a todos os registros de marca.

Antes da resolução, o INPI, ao conceder um registro de marca, apontava também os limites da proteção, ou seja, determinava as figuras e/ou termos que não eram, de forma isolada, apropriáveis. Assim, uma marca do tipo Chocolate XYZ, voltada ao ramo de chocolates, sofreria uma limitação denominada apostila, a ser anotada no certificado de registro, que diria “sem exclusividade quanto ao uso do termo Chocolate, isoladamente”. A apostila, vale salientar, era inserida pelo INPI somente em marcas que contivessem termos ou figuras que demandassem uma limitação de exclusividade.

Desse modo, o titular da marca ficava ciente de que não poderia reivindicar exclusividade em relação a termos ou figuras que, embora inseridos em seu registro de marca, foram considerados não suscetíveis de apropriação, bem como terceiros contavam com uma decisão do INPI para sustentar que o uso de um determinado termo ou figura, em um determinado segmento, era livre. Portanto, a apostila tinha dupla utilidade.

Contudo, a nova resolução determina que os certificados de registro serão todos emitidos com uma apostila genérica, o que na prática significa dizer que não será possível identificar a real extensão da proteção conferida ao titular pelo registro da marca. Isso, pois a apostila genérica simplesmente informa que, caso algum termo ou figura inserido naquela marca configure alguma das proibições de registro constantes da legislação vigente, não será ele passível de exclusividade. Em outras palavras, a nova sistemática tende a deslocar todas as dúvidas sobre a amplitude da proteção dos registros de marca para o próprio usuário e, em última análise, para o poder judiciário, que sabidamente não é o órgão mais capacitado para exercer a tarefa.

Teoricamente, a resolução visava acelerar o processo de exame e concessão de registros de marca, cuja demora sempre foi muito questionada pelos usuários, mas ao eliminar drasticamente informações que delineavam a proteção conferida pelos registros de marca, pode colocar a própria utilidade do sistema em discussão.

Aliás, importante notar que o INPI continuará tendo que realizar o exame de mérito de cada uma das marcas submetidas a registro, visto que, no mínimo, terá que decidir se a marca é ou não minimamente registrável (e.g. não reproduz marca anterior já registrada). Há dúvida, então, se a pouca economia de tempo que a resolução é capaz de gerar justifica o custo da nova sistemática para os usuários.

Em razão dos possíveis impactos da nova resolução, capazes de inundar o judiciário com discussões relativas à amplitude do monopólio conferido pelo registro de marcas, estudos estão sendo realizados por diversas associações do setor, tais como ABAPI, ABPI e ASPI, a fim de oferecer subsídios para um desejável reexame da norma pelo INPI.

. Por: Beatriz Caldin advogada da Dias Teixeira Sociedade de Advogados, graduada pela Universidade Mackenzie e pós-graduanda em Propriedade Intelectual e Novos Negócios na Faculdade Getúlio Vargas. Membro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual e da Associação Portuguesa de Direito Intelectual.

. Por: Diogo Dias Teixeira, sócio da Dias Teixeira Sociedade de Advogados. Graduado pela Universidade Mackenzie. Pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Cursou LL.M em Direito dos Contratos na Escola de Direito do IBMEC (INSPER), tendo concluído LL.M em Direito Societário na mesma instituição. Diplomado em Direito Eletrônico pelo Instituto Paulista de Educação Continuada e em Direito do Entretenimento Comparado pelo Centro de Extensão Universitária. Cursou extensão em Direito da Tecnologia da Informação na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e Licenciamento de Propriedade Intelectual na New York University. Membro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Co-autor do livro Propriedade Intelectual em Perspectiva. Especialista nomeado pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio da ABPI para julgar conflitos envolvendo nomes de domínio.